en Competencia Desleal, Propiedad industrial

Creando riqueza

El presente post es una colaboración de Gonzalo Barreda Magill. Gonzalo es abogado especialista en propiedad intelectual y nos brinda un interesante análisis sobre los beneficios que reportaría la existencia de un registro de marcas notoriamente conocidas. El post continúa con un debate interesante ya iniciado en otros foros sobre la implicancias de dicho registro. 

“Creando Riqueza” por Gonzalo Barreda Magill

En estos días el congreso tiene en sus manos la tarea de discutir (y esperamos, aprobar) el Proyecto de Ley Nº 971-2011-CR, que busca crear el “Registro Nacional de Signos Distintivos Notoriamente Conocidos”. Como todo en la vida, sobre el particular se han manifestado distintas opiniones, algunas favorables y otras no tanto. Al verme ante la posibilidad de la aprobación de una norma que puede resultar altamente beneficiosa, no quisiera dejar pasar la oportunidad de manifestar mis opiniones y responder humildemente a algunas críticas que he podido revisar. Me disculparan por ser un poco técnico en algunos momentos, pero algunos comentarios que han circulado me obligan a responder de dicha forma.

Algunos se preguntan, ¿por qué crear un registro de signos notoriamente conocidos cuándo los mismos ya se encuentran protegidos sin necesidad que exista un registro? En resumen, la pregunta es ¿por qué cambiar algo que funciona? La respuesta es evidente, para mejorarlo. Si bien es cierto que el derecho funciona, conforme a la normativa actual, si se alega notoriedad para defender una marca, la misma tendrá que demostrarse. Demostrar la notoriedad de una marca no es tarea fácil, ya que, como mínimo, habrá que realizar un estudio de mercado que puede costar varios miles de dólares. En consecuencia si dentro del plazo de 10 años uno debe defender su marca notoria cuatro veces, habrá incurrido en un alto gasto tres veces mas de las que fueron realmente necesarias, ya que, de existir un registro de marcas notorias, acreditar notoriedad una única vez hubiera sido suficiente para todos los casos. El ahorro del empresario será aún mayor si la defensa de su marca no se limitó al territorio peruano, sino que también fue necesaria en otro país miembro de la comunidad andina (Colombia, Ecuador o Bolivia), donde la marca notoria peruana también es respetada, pero donde acreditarla será aún mas complicado y a veces, aunque se tenga el derecho, el mismo podría quedar desprotegido si las oficinas de dichos países no reconocen la notoriedad de la marca peruana.

¿La norma actual funciona? Podría decirse que sí, pero como podemos ver, crear un registro la vuelve más eficiente y reduce los costos de defensa de nuestros empresarios peruanos. ¿Acaso no vale la pena cambiar algo que funciona si se busca mejorar la eficiencia?

Una crítica similar establece que el registro de las marcas notorias no es necesario porque la notoriedad puede ser alegada al momento que se genere un conflicto, único momento en el que resulta necesario alegarla. Desconozco cuál será la opinión de los empresarios peruanos, pero definitivamente yo preferiría tener un derecho protegido y registrado para poder tener mayor seguridad sobre mis oportunidades de éxito en un conflicto y no tener que rezar para que, durante el conflicto, se reconozca la notoriedad de mi marca, arriesgándome a perder el caso (y varios miles de dólares) de no lograr acreditarla.

Puede ser cierto que la mayoría de los beneficios de la notoriedad de una marca se verán una vez que exista una controversia, sin embargo, conforme a lo previamente indicado, resulta conveniente estar seguro de tener el beneficio antes de entablar una acción, y quizá gastar miles de dólares en vano.

Sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, soy de la opinión que el registro genera un beneficio adicional de vital importancia que ha pasado desapercibido: va a desincentivar conflictos innecesarios. En la actualidad, quien registra una marca no sabe si la misma podría vulnerar los derechos de una marca notoriamente conocida, puesto que no existe un registro de marcas notorias. En consecuencia, si el signo que alguien busca solicitar no resulta confundible con una marca normal, el registro será solicitado. Una vez solicitado, cualquier persona perjudicada que considere que su marca es notoria tendrá que oponerse y gastar dinero en acreditar la notoriedad. De lograr acreditarla, el registro solicitado será denegado, de no lograrlo, se gastaron miles de dólares innecesariamente. Si en cambio existiera un registro de marcas notorias ambas partes se habrían visto beneficiadas ya que, al hacer una búsqueda preliminar, el solicitante se hubiera percatado de la existencia de la marca notoria y hubiera modificado la marca a solicitar, en lugar de gastar dinero en una solicitud que será denegada. De contar con el registro el conflicto nunca se hubiera generado y ambas partes se hubieran ahorrado gastos innecesarios.

El plazo de 10 años también ha sido cuestionado dado que el carácter de notorio es dinámico, lo que ayer fue notorio no necesariamente lo será mañana. Concuerdo con dicha afirmación y estaría preocupado si el registro fuera por 20 años pero considero que 10 años no es mucho tiempo para una marca notoria. Debemos resaltar que no es fácil obtener una declaración de notoriedad. Para lograrlo se debe demostrar que la marca es conocida por la mayoría del público consumidor. Un ejemplo de marca notoria sería Coca Cola. Todos los consumidores la conocen. Imaginémonos que el día de mañana The Coca Cola Company cierra sus puertas y no se produce ni una Coca Cola mas. ¿Creen ustedes que en tan solo 10 años se olvidarían de la marca? Difícilmente sería así. Para llegar a reconocer una marca como notoria la misma debe ser tan conocida por los consumidores que los mismos no se olvidarán de ella mañana.

En una de las críticas al proyecto de ley se estableció que el mismo era un procedimiento bilateral. Debo reconocer que, de ser ello cierto, apoyaría completamente dicha crítica, sin embargo, tras revisar la norma, entiendo que la misma no se refiere a un procedimiento bilateral, sino a uno trilateral, donde, para nuestra tranquilidad, si se permitirán oposiciones.

Por último, debo resaltar una cualidad de la norma que, en mi opinión, resulta de vital importancia. Al crearse un registro se crea un título y dicho título, como cualquier otro, genera valor. El título se convertirá en un activo valiosísimo adicional para las empresas. En mi opinión, así el registro no trajera ningún beneficio adicional, la sola existencia de éste beneficio es motivo suficiente para crearlo.

La norma actual funciona, es cierto, pero si una nueva norma puede mejorar la eficiencia, reducir los gastos y generar riqueza ¿por qué no aprobarla?

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Comentario

11 Comentarios

  1. Con el respeto que me merece el señor Gonzalo BARREDA, joven [25 años] abogado desde el 2011 y miembro del Estudio BARREDA Moller (seguramente el estudio que mayor cantidad de TRÁMITES DE REGISTRO maneja en el Perú) me permito discrepar de su opinión, bajo los argumentos que ya he expresado en un post al cual me remito.

    No obstante ello, deseo dar respuesta directa a las siguientes 3 afirmaciones del post:

    1. “Demostrar la notoriedad de una marca no es tarea fácil, ya que, como mínimo, habrá que realizar un estudio de mercado que puede costar varios miles de dólares”: Primero, no es necesariamente cierto que demostrar la notoriedad cueste VARIOS miles de dólares. Eso depende de la cantidad y calidad de las pruebas presentadas y de la correcta asesoría que se le brinde al cliente. Segundo, la condición de notoria de una marca genera ingresos suficientes que le permiten afrontar un costo razonable para defender dicha condición. Tercero, el mismo costo va a irrogar la demostración de la notoriedad en el procedimiento de registro.

    2. “Si dentro del plazo de 10 años uno debe defender su marca notoria cuatro veces, habrá incurrido en un alto gasto tres veces mas de las que fueron realmente necesarias”: No es necesario incurrir 4 veces en el mismo costo. Basta con remitirse al último procedimiento donde la autoridad declaró la notoriedad, para mantener la protección, salvo que haya pasado algún tiempo en el cual dicha condición se haya perdido. Si, en cambio, hubiese un registro de marca ¿qué sucederá cuando la notoriedad se pierda al segundo año (la notoriedad se puede registrar cuando su conocimiento está “de bajada”) y la marca se sigue protegiendo en forma ampliada de manera indebida (porque ya no es notoria) los otros ocho años?

    3. “[E]l registro (…) va a desincentivar conflictos innecesarios. En la actualidad, quien registra una marca no sabe si la misma podría vulnerar los derechos de una marca notoriamente conocida, puesto que no existe un registro de marcas notorias”: Esta preocupación se soluciona en forma menos onerosa publicando en el portal Web del Indecopi la relación de marcas que han sido declaradas notorias y su fecha de declaración. No es necesario implementar un registro.

    Finalmente, quiero expresar mi preocupación por quienes, a sabiendas de las implicancias negativas de un registro de marcas notorias, anteponen sus intereses personales a los del mercado (sus clientes), ocultando al lobo bajo el elegante manto de un tecnicismo falto de sustento.

  2. Estimados:

    Excelentes comentarios. Yo estoy totalmente de acuerdo con los comentarios de Alfredo. ¿Quién incurría en el costo y la molestia de registrar una marca como notoriamente conocida cuando para lograr su protección podría simplemente registrar una marca en ese país? No le veo el sentido a un registro de marcas “paralelo”. Eso sí que sería costoso para todos.

    Por otro lado, en desacuerdo con el tema de la edad. Yo tengo 24 años y creo que la edad no puede ser un argumento para contestar una idea. Creo que ese no era el sentido de tu comentario, pero es bueno dejarlo en claro.

  3. Conozco jóvenes de 25 años con mucho más cabeza (y conocimiento, producto de haber hecho sus tareas) que “loquitos” de 50.

  4. Sugiero dejar las falacias ad-hominem de lado y centrar este interesante debate en el terreno de las ideas. Un punto muy interesante sobre el que sugiero profundizar es el que indica Miguel, los costos del registro. Es realmente costo- beneficio eficiente el registro propuesto por la norma?

  5. ¿Tendrá que ver esto con el TPPA? Justo en una nota filtrada por Knowledge Ecology hace poco relatan sobre ello (en inglés)

    http://keionline.org/node/1404

    Y más que un beneficio huele a trampa comercial, para buscar conflictos donde no se deberían ver (para nuestros ojos).

  6. En primer lugar quiero agradecerle al señor Alfredo Lindley-Russo por la introducción y la oportunidad del debate. Nada enriquece más que un sano intercambio de opiniones. Sin embargo, sí quisiera enfatizar que un debate, para ser positivo y enriquecedor, debe limitarse al intercambio de ideas sobre la materia bajo análisis, por lo que presunciones injustificadas, como por ejemplo que algunos “a sabiendas de las implicancias negativas de un Registro de Marcas Notorias, anteponen sus intereses personales a los del mercado (sus clientes) ocultando al lobo bajo el elegante manto de un tecnicismo falto de sustento”, no colaboran con el aprendizaje que debe generar un debate, sino mas bien parecieran ser un ataque al autor (no digo que en el presente caso lo sea). Podría yo alegar, señor Lindley-Russo, que aquél que defiende su postura no busca sino proteger al empresario abusivo que en lugar de invertir en la creación de prestigio para su propia marca prefiere ‘colgarse’ del prestigio de las marcas notorias ajenas, por lo que no le conviene que exista un registro que las proteja. Sin embargo, comprendo que muchas personas podrán tener su postura con absoluta buena fe, por lo que ese tipo de comentarios (suposiciones infundadas) resultan absolutamente innecesarios.

    Sin perjuicio de tener visiones distintas, entiendo que ambos buscamos el mismo fin, ya que buscamos proteger los intereses del mercado. En mi opinión, como se desprende de mi post, el Registro de Marcas Notorias sí genera riqueza y ahorra costos innecesarios, volviendo la protección de las marcas notorias más eficiente. Pienso que perseguir intereses personales me invitaría a rechazar la propuesta de ley, ya que, sin un registro, se tendrá que acreditar la notoriedad caso por caso y no se desincentivarán conflictos, por lo que se generarán más procedimientos. El registro, reitero, genera riqueza para los empresarios y eficiencia en el mercado y ciertamente no involucra una agenda oculta.

    En todo caso, la creación de un registro no lo hará obligatorio. Tan sólo se le da una opción adicional al empresario. Si éste considera que registrar su marca notoria es importante, entonces solicitará el registro; de lo contrario, seguirá utilizando el sistema actual y en nada lo afectará la existencia del registro. ¿Por qué negarle al empresario la posibilidad de tomar sus propias decisiones? ¿Hay acaso algo de malo en darle una opción adicional?

    Regresando al punto importante del debate, el análisis de la norma, doy respuesta los 3 comentarios del señor Lindley-Russo:

    1. Acreditar la notoriedad de una marca sí resulta bastante oneroso. Concuerdo que depende de la calidad de las pruebas y de la asesoría legal. El problema es que obtener dicha calidad de prueba y asesoría legal no resulta muy económico. Tan sólo el costo de un correcto estudio de mercado, prueba de vital importancia para acreditar la notoriedad de una marca, puede superar los 10 mil dólares, es decir, VARIOS miles de dólares. Si bien es cierto que la condición de notoria de una marca genera altos ingresos, ello no significa que tengamos que ajustarnos a procedimientos costosos sólo porque pueden ser pagados. Si podemos ser eficientes ¿por qué no serlo? También es cierto que el Registro de Marcas Notorias irrogaría el mismo costo, pero sólo en una oportunidad, no en cada caso como sucede en la actualidad.

    2. Es cierto que para demostrar la notoriedad, uno puede remitirse a la última resolución, ‘salvo que haya pasado mucho tiempo’. ¿Qué es ‘mucho tiempo’? Depende del criterio de la autoridad. Pueden ser dos años, pueden ser tres. Debido a esta inseguridad, es posible que a los tres años la declaración anterior sea insuficiente y se tenga que acreditar notoriedad nuevamente, y volverlo a hacer a los tres años en otro proceso, y así sucesivamente. Adicionalmente, como no hay claridad sobre qué significa ‘mucho tiempo’, uno puede creer que la última declaratoria de notoriedad sí le será de utilidad en un nuevo procedimiento y, al momento de la resolución, darse con la sorpresa de que la autoridad no lo consideró así. En ese momento, tendrá que presentarse un recurso de reconsideración o apelación para intentar demostrar la notoriedad de la marca, pero se habrá perdido una instancia entera en la que, confiado de la resolución anterior, no se intentó acreditar la notoriedad. Un registro desaparece este problema porque da seguridad que la marca sí será considerada notoria.

    Conforme a lo indicado en mi comentario, no considero que una marca que cumpla con los requisitos necesarios para ser declarada notoria pueda perder esa calidad en dos años, ya que la valla para obtener notoriedad es realmente alta y si una marca llega a obtenerla, no será olvidada en dos años. Es cierto que la notoriedad, al ser dinámica, puede perderse con el tiempo, pero también es cierto que el grado de notoriedad requerido para obtener una declaratoria de notoriedad es tan elevado que una marca que logre ese reconocimiento no será olvidada en menos de 10 años.

    3. En relación a su propuesta de crear una sección en el portal web de Indecopi en donde se publique las marcas declaradas notorias, solo me quedan los siguientes comentarios:

    a. Que queriendo o sin querer se ve obligado a reconocer el valor de tener un “listado”, “una relación” de marcas notorias que hasta hoy no existe y que yo sepa recién se le ocurre ahora proponer.
    b. Su “listado” de marcas notorias, a diferencia del Registro de Marcas Notorias, no brinda ninguna seguridad dado que no podremos saber por cuánto tiempo dichas marcas serán consideradas notorias. Si de acuerdo a su mal entendido criterio de “dinamismo” de la notoriedad de una marca, esta puede dejar de ser notoria al día siguiente de declararse, ¿para qué propone su “listado”?

    Su propuesta sugiere un reconocimiento de los beneficios que producirán para el país la existencia de un Registro de Marcas Notorias.

    El sistema de registro de la marca notoria que el proyecto de ley plantea no obliga a quien reclame para si la notoriedad de una marca a sujetarse al trámite registral. También se permitirá, a quien así lo desee, alegar la notoriedad caso por caso, fuera del contexto registral. Se produciría un sistema dual que no haría sino favorecer al titular de la marca notoria, quien tendrá la libertad de elegir entre ambos sistemas el que considere mejor para proteger su marca.

  7. Sin embargo, puedo dar razón a quien está dando los ataques. La aprobación de este proyecto de ley permitiría el abuso de las grandes marcas y hasta importar de EUA/Europa un ser desagradable y dañino para el sistema judicial peruano: el troll de patentes/copyright.

    http://es.wikipedia.org/wiki/Troll_de_patentes

    Como ejemplo, pongo esta ridícula nota sobre lo que hacen los dueños de los derechos de “El señor de los anillos” en Reino Unido.

    http://www.dailyecho.co.uk/news/9585643.Southampton_pub_The_Hobbit_in_battle_with_Hollywood/

    A lo que voy es que no solo motivará la extorsión a las pymes que usan “marcas parecidas” así no tengan que ver con la “original”, también permitirá que las grandes marcas lleguen a niveles paranoicos (como el mostrado en el enlace) para “protegerlas”.

  8. Ante todo, ofrezco públicamente mis disculpas por cualquier comentario que haya generado incomodidades a los lectores de Blawyer y retiro cualquier afirmación que no esté destinada a atacar las ideas materia de debate.

    En esa línea me permito disentir tajantemente de las consideraciones planteadas por el autor del post y plantear la siguiente dúplica:

    1. Si bien un estudio de mercado puede costar varios miles de dólares y este se trata de un documento importante, éste no resulta indispensable para obtener la declaración de notoria. Conozco más casos donde se han denegado la condición de notoria de una marca pese a haber presentado un estudio de mercado, que los casos en donde se declara notoria una marca sin contar con un documento de este tipo.

    2. Es cierto que puede existir una duda acerca ¿qué es ‘mucho tiempo’? pues como bien se señala eso “Depende del criterio de la autoridad”. Hoy en día el criterio es bastante cercano al que se menciona (2 años, quizás 3…) aunque eso depende siempre del caso por caso. Pero de ninguna manera se pueden considerar los DIEZ AÑOS que se pretende proteger la condición de notoria de la marca. En ese caso, no sería necesario establecer un registro (con el incremento de los costos administrativos que eso irroga) sino que bastaría con una Ley que disponga que la autoridad podrá considerar vigentes las declaraciones de notoriedad con 3 años de antigüedad, siempre que no se desconozca naturaleza dinámica de la notoriedad en el tiempo (dejando la puerta abierta para efectuar análisis caso por caso).

    3. “Es cierto que la notoriedad, al ser dinámica, puede perderse con el tiempo, pero también es cierto que el grado de notoriedad requerido para obtener una declaratoria de notoriedad es tan elevado que una marca que logre ese reconocimiento no será olvidada en menos de 10 años”.- Pero como ya comenté antes ¿y si marca notoria está “de bajada” cuando obtiene la declaración?

    4. “Queriendo o sin querer se ve obligado a reconocer el valor de tener un “listado”, “una relación” de marcas notorias que hasta hoy no existe y que yo sepa recién se le ocurre ahora proponer”.- Este listado sí existe, pero no se ha actualizado ni tampoco se ha difundido. Pero si no existiera, no sería muy difícil elaborarlo. Suelto algunos datos que motivan mi respuesta:

    Entre el 31/10/2008 y 21/08/2009 se declararon notorias las marcas ADIDAS, RED BULL, INCA KOLA, SAPOLIO, APOYO (en dos clases) y SONY. De estas me atrevería a decir que solo una de ellas (ADIDAS) fue un análisis enteramente nuevo. Las demás, serían declaraciones de notoriedad de marcas que ya habían sido declaradas como tales en años anteriores (es decir, se uso la resolución que la declaró notoria, para confirmar que dicha condición no había cambiado).

    Después de 21/08/2009 las otras marcas que fueron declaradas notorias por primera vez (sin utilizar declaraciones de notoriedad anteriores) han sido CLARO (declarada así por la CSD) y CUSQUEÑA y KENT (declaradas notorias por la Sala). La verdad no recuerdo más, pero no se deben escapar más de cinco (siendo bastante generoso con esta cifra).

    5. “Su “listado” de marcas notorias, a diferencia del Registro de Marcas Notorias, no brinda ninguna seguridad dado que no podremos saber por cuánto tiempo dichas marcas serán consideradas notorias. Si de acuerdo a su mal entendido criterio de “dinamismo” de la notoriedad de una marca, esta puede dejar de ser notoria al día siguiente de declararse, ¿para qué propone su “listado””.- Esta preocupación se salva con establecer la ley mencionada en el punto 2.

    Finalmente, un tema adicional que merece tener en cuenta es considerar si REALMENTE vale la pena estructurar e implementar un sistema de registro de marcas notorias (con costos de personal, sistemas informáticos, inmobiliario, etc. que ello implica) para que se incluyan solo 10 marcas en los últimos 4 años? (2.5 marcas notorias que se pueden registrar por año) No sería menos gravoso, en todo caso, adoptar una opción legislativa como la mencionada en el punto 2.

    En fin, la discusión es interesante y da para más.

  9. Discrepo rotundamente de la propuesta aquí defendida por el Sr. Barreda. Quiero invitar con todo respeto a los interesados en profundizar en este debate, a que revisen el post publicado en El Cristal Roto:

    http://blogcristalroto.wordpress.com/2012/04/19/notoriamente-absurdo-comentarios-sobre-la-propuesta-de-creacion-de-un-procedimiento-de-declaracion-de-notoriedad-marcaria/

    Asimismo, invito a revisar una de las entrevistas que concediera sobre este tema:

    http://www.youtube.com/watch?v=JK6YriAkrwM&feature=relmfu

    Lamentablemente, la propuesta no solo merece un juicio negativo desde el punto de vista de la eficiencia. Merece, más grave aún, un juicio negativo desde el punto de vista de la legalidad. Manteniendo la discusión en lo puramente técnico, el proyecto es francamente ignorante de las reglas y principios del sistema marcario. La defensa que he leido en este siempre interesante blog es, con todo el respeto que me es posible enfatizar, facilista y desinformada.

  10. El proyecto presentado plantea que la declaración de notoriedad debiera subsistir por un periodo de diez años desde que se expide la resolución de reconocimiento. Es decir, ¿sería posible que una marca notoria en el año 1 no solo pierde notoriedad sino que, incluso, desaparece absolutamente en año 5 y, no obstante eso, permanecería en el registro durante 5 años adicionales? Pareciera que sí. Eso es un despropósito.

Webmenciones

  • Oscar Montezuma P. 2 junio, 2012

    ¿a favor o en contra de un registro de marcas notoriamente conocidas?, un debate muy chévere en @Blawyer http://t.co/WCBlCPV1

  • Oscar Montezuma P. 2 junio, 2012

    ¿tiene sentido la propuesta de Jaime Delagado (@jaimedelgadoz) de crear un registro de marcas notor conocidas? @blawyer http://t.co/laqx0aLx

  • miki 2 junio, 2012

    ¿tiene sentido la propuesta de Jaime Delagado (@jaimedelgadoz) de crear un registro de marcas notor conocidas? @blawyer http://t.co/laqx0aLx

  • miki 2 junio, 2012

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  • miki 2 junio, 2012

    Ver el comentario al post: Creando riqueza http://t.co/8SYJue7I vía @blawyer

  • Alex Sosa 2 junio, 2012

    Ver el comentario al post: Creando riqueza http://t.co/8SYJue7I vía @blawyer

  • miki 2 junio, 2012

    Análisis de Gonzalo Barreda @blawyer sobre el Proy de ley de registro de marcas notoriamente conocidas @IndecopiOficial http://t.co/ANAPVuav

  • Oscar Montezuma P. 2 junio, 2012

    Creando riqueza: El presente post es una colaboración de Gonzalo Barreda Magill. Gonzalo es abogado especialista… http://t.co/FQLeLItI

  • Blawyer.org 2 junio, 2012

    Creando riqueza http://t.co/KrvXVUi7 (BLAWYER POST)

  • Oscar Montezuma P. 2 junio, 2012

    Análisis de Gonzalo Barreda @blawyer sobre el Proy de ley de registro de marcas notoriamente conocidas @IndecopiOficial http://t.co/ANAPVuav