El concepto de «conocimiento efectivo» en el caso L’Oreal vs. Ebay

Estos casos de ropa, carteras, perfumes y demás chucherías de alta gama no dejan de ser interesantes. En Blawyer hemos dado cuenta de algunos de ellos (eBay y la responsabilidad de los eMarkets por productos falsos). En esta oportunidad prestaremos atención a la reciente sentencia (aquí) del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en un caso (Asunto C‑324/09) de petición prejudicial presentada por un tribunal británico por un litigio seguido entre por un lado L’Oréal SA y sus filiales Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie y L’Oréal (UK) Ltd y, en la otra esquina por el batallón de tres filiales de eBay Inc. (eBay International AG, eBay Europe SARL y eBay (UK) Ltd). En resumen, L’Oréal acusa a eBay de no hacer lo suficiente para evitar la comercialización de productos falsificados a través de su sitio de subastas electrónicas.

Como antecedente, podemos señalar que L’Oreal (titular de varias marcas en el Reino Unido y comunitarias) fabrica y comercializa perfumes, cosméticos y productos para el cuidado del cabello. Además, vende sus productos a través de una red cerrada donde los distribuidores autorizados no pueden vender los productos a otros suministradores. Por su parte, eBay explota un sitio de subastas electrónicas en el que muestra anuncios de productos ofrecidos en venta por usuarios registrados y cobra por ello un porcentaje sobre el valor de las transacciones llevadas a cabo. Los usuarios registrados en eBay deben aceptar las condiciones de la plaza, entre las cuales se encuentra la prohibición de vender artículos falsificados y vulnerar derechos de marca.

L’Oreal, argumenta que eBay es responsable de la falsificación de los productos vendidos por sus usuarios en su sitio de subastas electrónicas, y por lo tanto debe hacer bastante más para impedir la venta de mercancías infractoras.

La cuestión fundamental que debió decidir el Tribunal estuvo relacionada con los límites de la exención de responsabilidad de los intermediarios cuando, a la vez que desempeñan un papel pasivo, se encargan únicamente de transportar información procedente de terceros. Actividad que se encuentra regulada en la Directiva 2000/31/CE sobre Comercio Electrónico.

El artículo 14 de la Directiva señala que cuando se presta un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, el prestador de servicios puede estar exonerado de responsabilidad respecto de los datos almacenados a petición del destinatario. Esta exención opera siempre y cuando: (i) El prestador de servicios no tenga conocimiento efectivo de la actividad o la información ilícita; y, (ii) En cuanto tenga conocimiento de ello, el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.

La Sentencia concluye en el sentido que estas exenciones se aplican siempre que dicho operador no desempeñe lo que viene a llamar «un papel activo» que le permita adquirir determinado conocimiento o control de los datos relativos a las ofertas que se realizan en el mercado de subastas electrónicas. Se entiende que el operador desempeña papel activo “cuando presta una asistencia consistente, en particular, en optimizar la presentación de las ofertas de venta en cuestión o la promoción de tales ofertas”. No se aplicará la exención de responsabilidad cuando el intermediario ha tenido conocimiento de hechos o circunstancias a partir de los cuales un operador diligente hubiera debido constatar el carácter ilícito de las ofertas de venta y, en caso de adquirir tal conocimiento, no haya actuado con prontitud.

Sin embargo, el Tribunal es claro al señalar que las medidas que pueden exigirse al prestador del servicio en línea no pueden consistir en una supervisión activa del conjunto de datos de cada uno de sus clientes dirigida a evitar cualquier futura lesión de derechos de propiedad intelectual. Asimismo, en caso de los requerimientos judiciales éstos deben velar por que las medidas ordenadas no creen obstáculos al comercio legítimo. Ello implica que, el requerimiento que se dirija a este operador no puede tener por objeto o efecto imponer una prohibición general y permanente de poner a la venta, en este mercado electrónico, productos de estas marcas.

Si el operador del mercado electrónico no decide motu proprio suspender la cuenta de quien vulneró los derechos de propiedad intelectual para evitar que el mismo comerciante vuelva a cometer infracciones de esta naturaleza en relación con las mismas marcas, podrá ser obligado a ello mediante un requerimiento judicial.

Algunos análisis del caso: Xavier Ribas (Resumen de la sentencia L’Oreal vs eBay), The IPKat (Background to this morning’s ruling, What the Court says y what the world says …) SIB on line (Court of Justice Ruling in L’Oreal vs. eBay) y Abanlex Abogados (Estimación del “conocimiento efectivo” en el reciente caso L’Oreal vs. Ebay).

Finalmente registraron al Pezweon: sí, pero…

El mes pasado, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI admitió el registro de la marca Pezweon [pdf]. Luego de dos años y medio de trámite, los creadores del personaje lograron inscribirlo como marca y logotipo de prendas de vestir, calzado y sombrerería, tras instancias previas del Indecopi que lo habían calificado de inmoral. La historia completa del caso se puede leer en mis posts anteriores (1, 2 y 3). Gustavo Rodríguez, abogado a cargo del caso, ha resumido en un artículo los principales asuntos controvertidos de la denegatoria inicial del signo como: (i) un análisis incompleto del signo; (ii) una mala determinación de la carga de la prueba; y, (iii) la vaguedad de la prohibición legal que se aplicaba.

Sin embargo, tras leer la Resolución, hay un tema que llama poderosamente mi atención y que creo que ha sido pasado por alto. Como recordamos, existió un primer pronunciamiento que denegó el registro por considerar al signo —ahora lo sabemos con certeza— contrario a las buenas costumbres. Este pronunciamiento fue recurrido en sede de reconsideración ante la misma autoridad que lo emitió en base a prueba nueva que demostraría que el signo no era contrario a las buenas costumbres dada su gran aceptación en el público al que iba dirigido. La reconsideración fue denegada.

Entonces vino la apelación. Y aquí, ojo, los creadores del Pezweon modificaron su solicitud de registro y solicitaron que considere que el signo iba a identificar «prendas de vestir, calzado y sombrerería, especialmente dirigidos a un segmento juvenil de la población». Su primera solicitud no incluía la precisión del público al que irían dirigidos los productos. Este cambio fue importantísimo y fue, a mi juicio, el salvavidas formal del que se valió la Sala del Indecopi para amparar el registro del signo sin desacreditar institucionalmente a su instancia previa. Me explico.

Al apelar, los creadores del Pezweon solicitaron que se declare la nulidad de la resolución que les negaba la reconsideración por no haber sido debidamente motivada. Para ellos, la resolución que les negó la reconsideración no había sido adecuadamente motivada puesto que no se precisaba en cuál de los supuestos de prohibición del literal p) del artículo 135 de la Decisión 486 se encontraba incurso el signo. La Sala, en cambio, consideró que sí se hallaba debidamente motivada (en cuanto a ser contrario a las buenas costumbres), por lo que declaró improcedente el pedido de nulidad.

Gracias al cambio en la solicitud de registro, la Sala avanza en el análisis del signo y termina aceptando su registro. Pero en el centro de su razonamiento se encuentra la salvedad de que, en función del público al que va dirigido, el signo no resulta contrario a las buenas costumbres:

En consecuencia, esta Sala considera que, en el presente caso, la denominación EL PEZWEON – aun cuando esté acompañada de la representación de un pez que presenta de forma caricaturesca órganos genitales masculinos – debido a la connotación coloquial que genera y que se ha comentado en los párrafos precedentes, no será percibida como un insulto o una expresión grosera o maleducada.

Además, cabe precisar que el signo solicitado EL PEZWEON y logotipo pretende distinguir prendas de vestir, calzado y sombrerería, especialmente dirigidos a un segmento juvenil de la población, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

En ese sentido, como ya se ha expresado en los párrafos precedentes, es el sector juvenil de la población el que está acostumbrado a escuchar la expresión «pues huón», «pues won» , «pues weon» o «pues on» en su entorno, sin darle a ésta un matiz grosero o de insulto agraviante o que pueda herir la sensibilidad de dicho sector de la población.

¿Podría el Indecopi haber aceptado el registro sin que se haga esa salvedad? Yo creo que sí y debió de hacerlo desde el inicio. Sin embargo, en este caso, la Sala utilizó el cambio de registro para salvarse la imagen tratando de aducir que lo que analizó en un primero momento la Dirección de Signos Distintivos es distinto de lo que ahora la Sala tiene sobre la mesa. Eran muchas las razones por las cuales la Sala tenía que revertir la decisión de la instancia anterior, pero eligió un defensa bastante formal. Lo que la Sala se guardó de decir era que la decisión previa estaba basada en un conservadurismo galopante, unas ínfulas censoras decimonónicas y una actitud bastante preocupante en un organismo como el Indecopi.

Más sobre el tema:
El Pezweon ya es una marca registrada
Lo registraron, Pezweon por Viana Rodríguez

Ilustración: Andrea Tataje y Carlos Banda

Logorama, hundido en un mar de marcas

Esta entrada debió publicarse hace varias semanas. Debimos descartarla por tardía y remolona -como tantas otras-, pero lo interesante del tema nos obliga a hacer el esfuerzo.

Debe existir consenso en que la ceremonia de entrega de los Oscar es un plomazo, un bodrio en toda regla, cuyo disfrute sólo está reservado para los más valientes del lugar. Sin embargo, existieron un par de razones por las que valió la pena seguir la entrega este año.

Por primera vez una cinta nacional competía como finalista a «Mejor Pelicula Extranjera». Sabemos el desenlace. La argentina «El secreto de sus ojos» de Juan José Campanella se llevó el premio relegando a nuestra «La teta asustada» de Claudia Llosa a un lugar menos honroso. Era previsible. Otra razón, ver cuál cinta se llevaría el premio a «Mejor Corto Animado». El gato al agua en esta categoría se lo llevó el Corto Pop «Logorama» de François Alaux, Hervé de Crécy y Ludovic Houplain. Mérito de estos franceses si tenemos en cuenta la calidad de los demás cortos en competencia. Allí están para saborear “French Roast” de Fabrice Joubert, “Granny O’Grimm’s Sleeping Beauty” de Nicky Phelan y Darragh O’Connell, “La Dama y la muerte» Javier Recio Gracia y “A Matter of Loaf and Death” de Nick Park.

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La trama de Logorama no es espectacular. Es una parodia de los largometrajes de Hollywood de todos los tiempos. Una pareja de policías, uno bueno-bueno y el otro bueno-malo, un rufián malo-malísimo, un secuestro, una persecución con muchos tiros y para el final: un terremoto con su tsunami de petróleo. Todo en poco más de 16 minutos. Pero no es la trama lo que llama la atención en Logorama. Destaca el hecho que en su realización se utilizaron más de 2 mil logos de marcas reales. Así aparecen Bibendum, Ronald McDonald, Mr. Proper, Haribo, unos Pringles parlantes o Big Boy, en medio de la ciudad de Los Angeles cuya fauna urbana ha sido construida a partir de cientos de marcas reales utilizadas sin permiso y sin piedad. Es la sátira de un mundo donde «las personas no se dan cuenta de que están frente a otra realidad detrás de los íconos sonrientes que ven todos los días (…), es sólo un reflejo de cómo es el mundo» (km cero: La marca de Logorama).

Podría pensarse que para su realización los productores de Logorama tuvieron que pactar con los titulares de las marcas utilizadas. Si bien las marcas y los derechos de autor forman parte de lo que se viene a llamar derechos de propiedad intelectual sus funciones y protecciones tienen distinta naturaleza.

En principio, una marca es un signo distintivo del origen empresarial de determinados bienes o servicios. En cambio, los derechos de autor protegen los derechos morales y patrimoniales de los autores por el solo hecho de la creación literaria o artística. En cambio una marca no constituye un bien valioso en sí mismo. Mediante la marca, los consumidores asocian el bien protegido con un fabricante, de forma tal que los consumidores reducen los costos de búsqueda de bienes y servicios.

Es decir, que mientras que los derechos de autor constituyen, por decirlo de alguna manera, una protección robusta, una marca tiene una defensa más específica. Cosa distinta es el logo, que sí está protegido por los derechos de autor. Sin embargo, podemos citar numerosos casos de logos utilizados en pinturas, películas o hasta en cómics. Por ejemplo el máximo exponente del Pop Art, Andy Warhol, reprodujo numerosas veces latas de sopa Campbell’s, en lo que constituye un clásico de obra derivada.

No cabe duda que existe una importante tradición de obras derivadas en las artes y cultura modernas. En este contexto la farsa literaria, la parodia, la sátira social, el comentario cultural y político son aspectos que han tenido un amplio uso en obras derivadas, de tal suerte que las legislaciones suelen permitir este tipo de uso no autorizado mientras no implique un riesgo de confusión con la obra original o un perjuicio para el autor. Hasta el momento, dicen los directores, no han recibido ningún reclamo.

Sólo un comentario final. No es Logorama como Avatar (Avatar o la historia (de siempre) jamás contada) otro ejemplo de remix tal como Lessig reclama (Remix), o alguien cree que los productores de la cinta debieron agenciarse de las autorizaciones de los más de 2 mil logotipos para filmarla.

Mención aparte, la banda sonora, sobre todo Good Mornin Life de Dean Martin y la magnífica I Don’t Want to Set the World on Fire de The Ink Spots.

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